作者/劉雲佳律師

【案情簡介】

2014年，第43類“餐館”服務專案上“ABB”商標權利人耿某與張某簽署《商標許可使用協議》，約定：1、張某自簽署協議後十年內可以使用“ABB”商標，張某向耿某支付商標許可使用費。2、對於張某此前涉嫌侵犯耿某“ABB”商標權利的侵權店鋪及行為，張某向耿某支付賠償款。

協議簽署同時，張某關聯主體於第43類與“ABB”商標相同或類似服務專案上，申請註冊了“明的ABB”商標，並在自身及關聯公司店鋪招牌、店內裝潢、大眾點評網宣傳中以突出“ABB”、弱化“明的”的方式使用該商標。

耿某在發現並與張某協商無果後，委託筆者團隊對該“明的ABB”商標提起無效宣告申請。

【處理結果】

經過一年時間的審理，近日筆者收到國家智慧財產權局針對該商標作出的無效宣告裁定書，裁定訴爭商標“明的ABB”商標宣告無效。而根據《商標法》關於“依照本法第四十四條、第四十五條的規定宣告無效的註冊商標，由商標局予以公告，該註冊商標專用權視為自始即不存在”的規定，該“明的ABB”商標自始不具有商標專用權。

【律師解讀】

該案發生緣由在於張某及其關聯主體在經營餐館過程的招牌、裝潢及宣傳中使用了“明的ABB”標識，涉嫌構成對權利人耿某在先註冊的“ABB”商標侵權行為。為妥善處理此糾紛，雙方簽訂了《商標許可使用協議》對商標授權及涉嫌侵權事宜賠償進行了約定。但張某及其關聯主體事後並未遵守該協議，造成侵權行為的持續發生。為從根源上清除其使用與權利人商標近似標識的基礎，筆者團隊決定代其對註冊在張某關聯主體名義下的“明的ABB”商標，提起無效宣告申請。

案件中，筆者團隊除對訴爭商標與權利人在先註冊商標在標識本身上構成近似外，還著重提交了《商標許可使用協議》及張某關聯主體透過實體店鋪及網路平臺不規範使用商標，達到與權利人註冊商標混淆的使用證據材料，強調了張某關聯主體對訴爭商標註冊的惡意與如維持該商標繼續有效所實際造成的不良影響。

最終，國家智慧財產權局認為訴爭商標與權利人在先商標共存，容易造成相關公眾混淆誤認，進而對訴爭商標宣告無效，直接造成張某及其關聯主體自始對“明的ABB”商標不享有商標專用權。這也提示市場經營者即使與商標權利人達成商標使用許可，也不得超過授權範圍惡意註冊並使用與之近似的商標，有構成商標侵權的高度風險。