最近關於“京東為了‘雙十一’商標把商評委告了”之類的話題在多家知產公眾號頻繁發出，關於“雙十一”商標的糾紛再次燃爆知產圈，甚至還上了新浪微博的熱搜，成為網民的討論熱點。該話題涉及的案件主要是京東訴商評委關於“雙11.雙11及圖”“京東雙十一”等系列商標無效宣告行政糾紛案件，阿里作為第三人蔘與行政訴訟中。該案件的核心問題是阿里的“雙十一”商標是否具有顯著性。
基於阿里的“雙十一”商標是否具有顯著性之問題，筆者曾作為阿里巴巴的代理人對“雙十一”系列商標退化為通用名稱的撤銷案件進行答辯，並於近期收到商標局作出不予撤銷的決定。下面，筆者通過第35類服務上的“雙十一”商標退化為通用名稱的撤銷案件與大家探討註冊商標退化成“商品/服務的通用名稱”的判定標準。
一、基本案情
01
申請理由
2018年雙十一之際，京東針對阿里第35類服務上的“雙十一”商標向原國家工商行政管理總局商標局提起退化為通用名稱的撤銷申請，申請理由為：“雙十一”系中國公眾對於每年“11月11日”的習慣性稱呼；由於電商平臺在該時間發起大規模網購促銷活動，漸漸演變成商家和消費者廣泛參與的網路購物節日名稱，已經成為大型購物促銷活動的通用名稱，不具備識別服務來源的作用，失去了商標的顯著性。請求依據《中華人民共和國商標法》（以下稱《商標法》）第四十九條規定撤銷該商標。
申請人提交的主要證據包括：百度百科中對“雙十一”一詞的釋義及網路搜尋結果；國圖有關“雙十一”在報紙期刊中報道的檢所報道；各商家使用“雙十一”舉行打折促銷活動的截圖；社會各界有關“雙十一”舉辦的打折促銷活動等。
02
答辯代理意見
本案的核心爭議焦點是，第35類服務上的“雙十一”商標是否已然退化成促銷活動的通用名稱。
本案看似簡單，就只有一個爭議焦點，但是由於此種案件型別較少，對於認定“退化成商品/服務的通用名稱”的規範性標準尚不明朗，同時，關於“雙十一”商標是應一家獨有還是應行業共享的爭論也從未停止過，這些爭論的聲音也為該案的答辯增加了難度。
註冊商標退化成“商品/服務的通用名稱”是指原本具有顯著性的商標，經過使用逐漸演變為商品或服務的通用名稱，因此，註冊商標退化成“商品/服務的通用名稱”主要是判斷註冊商標的主要含義是否已經指向商品或服務本身，而不是指向商品或服務的來源。
《商標審查及審理標準》規定：“判斷註冊商標成為其核定使用商品的通用名稱的時間點，一般應以撤銷申請時的事實狀態為準，案件審理時的事實狀態可以作為參考。”但鑑於“雙十一”商標持續備受關注，行業內的專業人士也公開發表過不同意見，因此，筆者在本次答辯中，以答辯的時間點為基準，對第35類服務上的“雙十一”商標是否構成退化為通用名稱的撤銷案件中的“商品/服務的通用名稱”進行答辯。
針對申請人的申請理由，具體答辯要點如下：
第一，針對“京東主張‘雙十一’系中國公眾對於每年“11月11日”的習慣性稱呼”這一理由，代理意見如下：
第35類服務上的“雙十一”商標由阿里旗下的天貓平臺（原名淘寶商城）於2009年11月11日推廣的網路促銷活動，在阿里推廣“雙十一”活動前，“11月11日”被廣大公眾稱為“光棍節”，但並無“雙十一”叫法，因此，該商標為阿里所獨創，並於2011年申請註冊，在申請註冊時具有商標應有的顯著特徵。
第二，針對“京東主張‘雙十一’商標在註冊後經過其他電商平臺的使用，使其演變為‘其核定服務的通用名稱’”這一理由，代理意見如下：
1、阿里旗下的“淘寶”、“天貓”商標早在2011、2012年分別被認定為第35類上的馳名商標。《中國電子商務報告2017》（商務部電子商務和資訊化司）中指出：2017年網路零售平臺中，淘寶、天貓佔全國網上零售額的74.3%，自營電商京東、特賣電商唯品會雖是各自領域的領頭羊，但與阿里系的市場規模相比存在較大差距。2018年，阿里旗下的“淘寶”、“天貓”還與央視春晚達成獨家互動合作，春晚的宣傳使得三線及以下城市的使用者和50歲以上的老年群體使用者也成為了“淘寶”、“天貓”的使用者，進一步擴大了輻射面，成為了國民級別品牌。因此，“淘寶”、“天貓”在全國範圍內享有極高的知名度和市場佔有率。
2、“雙十一”商標初期主要是使用在“淘寶”、“天貓”平臺上，“淘寶”、“天貓”享有的極高商譽已延續至“雙十一”商標上，使得“雙十一”商標達到極高的知名度並佔有極高的市場佔有率。
3、現在，阿里不僅僅是一個電商平臺，而是一個龐大的應用生態體系，是一艘巨大的商業航母。此時的“雙十一”早已由當初只在淘寶、天貓平臺使用延伸到阿里旗下的飛豬、盒馬、餓了麼、支付寶、銀泰商業等多個線上線下平臺，第35類上的“雙十一”商標早已達到馳名商標的知名度，並進一步擴大了“雙十一”商標的商業版圖和市場佔有率。
4、在先判決支撐；“酸酸乳”商標侵權訴訟案件中，雖然同行業其他乳產品經營者也在使用“酸酸乳”標識，但由於該標識經過蒙牛乳業公司長期使用已經能夠使產品與之聯絡，具備了識別產品來源的作用，因此，呼市中院並沒有認定“酸酸乳”為乳商品的通用名稱，而是根據創立“酸酸乳”品牌的蒙牛乳業公司的實際使用意圖、宣傳推廣力度和影響範圍，認定為馳名商標。
5、阿里針對京東及其他主體名下的“雙十一”相關商標提起無效宣告等程式，主觀意圖上積極維護“雙十一”商標的顯著性，避免被淡化。
綜合以上多種因素，雖然有其他同行業經營者使用“雙十一”商標，但其他同行業經營者的使用並沒有弱化“雙十一”商標與阿里的聯絡，“雙十一”商標仍具備識別服務來源的作用，具有商標應有的顯著特徵。同時，由於阿里極高的影響力及市場佔有率，以及阿里大力宣傳使用“雙十一”商標，使得第35類服務上的“雙十一”商標已達到馳名商標的知名度。馳名商標的一大特點就是商標、商品、馳名商標權利人之間已經形成唯一對應的緊密聯絡，這種對應關係為社會公眾所熟知，因此，社會公眾已經將第35類服務上的“雙十一”商標與阿里方形成了對應聯絡，因而“雙十一”商標指向了服務的來源，而非其核定的服務本身。
03
官方決定
商標局認為，“雙十一”商標為阿里所獨創，並進行了持續使用及宣傳，具有獨創性。阿里通過其旗下淘寶網與天貓長期對“雙十一”商標的使用，積累了較高的聲譽，在其核定的第35類服務上，可以起到區分服務來源的作用，具有商標的顯著性，未構成《商標法》第四十九條規定的成為其核定使用的服務的通用名稱之情形。對第35類“雙十一”註冊商標不予撤銷。
二、何為註冊商標退化成“商品/服務的通用名稱”
本案屬於典型的關於註冊商標經過使用是否退化成“商品/服務的通用名稱”的案例，雙方當事人均從多個角度進行論證，商標局亦在綜合考量多重因素後最終作出不予撤銷的決定。下面，筆者就嘗試著分析註冊商標退化成“商品/服務的通用名稱”的判定標準。
01
何為註冊商標退化成“商品/服務的通用名稱”
《商標法》第四十九條規定：“註冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱……任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標。……”
《商標審查及審理標準》進行了細化與明示：“註冊商標成為其核定使用商品的通用名稱，是指原本具有商標顯著特徵的註冊商標，在市場實際使用過程中，退化為其核定使用商品的通用名稱。”
筆者認為註冊商標退化成“商品/服務的通用名稱”的核心要素有三：
1、商標在申請註冊時具有商標應有的顯著特徵，如臆造性商標、任意性商標或暗示性商標；【由於描述性標記需要達到極高的知名度和影響力，從而獲得第二含義後才能作為商標註冊，以上需要一定時間的積累及影響，因而此處暫不討論獲得第二含義再退化的問題】
2、商標核准註冊後，在實際使用過程中因權利人不規範使用、不積極維權或者由於社會情勢的變遷等多種因素作用下，逐漸喪失該商標的顯著性；
3、在提出退化為通用名稱的撤銷申請時甚至是案件審理時，該商標已經不具有顯著性，為其核定商品/服務的通用名稱。此時，商標已經無法起到區分商品/服務來源的作用，直接指代了商品/服務本身。
02
退化為通用名稱的撤銷案件中“商品/服務的通用名稱”的判定標準
《商標審查及審理標準》規定如下：“判定係爭商標是否屬於商品的通用名稱，適用《商標審查標準》第二部分‘商標顯著特徵的審查’之三‘僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的”。
《商標審查及審理標準》第二部分“商標顯著特徵的審查”之三“僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的”規定為：本條中的通用名稱是指國家標準、行業標準規定的或者約定俗成的名稱，其中名稱包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱。
由上可知，“退化成商品/服務的通用名稱”中關於“商品/服務的通用名稱”判定標準與《商標法》第十一條第一款第（一）項的“通用名稱”的判定標準一致。而《商標法》第十一條第一款第（一）項所指的“通用名稱”包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱。具體的判定標準在《商標授權確權規定》第十條作出具體規定：“訴爭商標屬於法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的，人民法院應當認定其屬於商標法第十一條第一款第（一）項所指的通用名稱。依據法律規定或者國家標準、行業標準屬於商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定為約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。
約定俗成的通用名稱一般以全國範圍內相關公眾的通常認識為判斷標準。對於由於歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場固定的商品，在該相關市場內通用的稱謂，人民法院可以認定為通用名稱。”
在最高人民法院孔祥俊、夏君麗、周雲川作出的“《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）的理解與適用”中對《商標法》第十一條第一款第（一）項“通用名稱”進行了解釋說明。
結合最高人民法院孔祥俊、夏君麗、周雲川作出的相關解釋說明和《商標授權確權規定》第十條的規定，筆者認為關於“通用名稱”的核心問題有二：1、“法定通用名稱”的判定標準是什麼；2、“約定俗成的通用名稱”的判定標準是什麼。
1、法定的通用名稱的判定標準
法律規定為通用名稱的，或者國家標準、行業標準中將其作為商品通用名稱使用的，應當認定為通用名稱。
2、約定俗成的通用名稱的判定標準
相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。對於被專業工具書、 辭典列為商品名稱的，可以作為認定是否屬於約定俗成的通用名稱的參考，但並不是唯一依據。
筆者認為，由於歐共體商標條例第10條、德國商標法第16條、瑞士商標法第16條及美國商標法第32條等其他國家或地區規定了商標所有人享有字典訂正權，即如果某一商標被作為商品或服務的通用名稱收入字典、百科全書或參考讀物甚至電子資料庫，商標權利人有權要求出版人立即或至少再版時註明該標記為註冊商標。
大家所熟悉的“JEEP（吉普車）”在成為越野車的通用名稱的情況下，從該標誌在其他國家的知名度和註冊情況出發，中國官方決定重新將其作為商標進行保護，並被認定為馳名商標，但筆者查閱《現代漢語詞典（第7版）》發現，仍將“吉普”解釋為“輕型越野汽車”之含義，《牛津高階英漢雙解詞典（第7版）》也將“JEEP”翻譯為“吉普車；越野車”之含義，以上是由於中國沒有賦予商標權利人的字典訂正權，因而無法進行相應的更正，審判機關並不能因為上述詞典的解釋就判定“JEEP（吉普車）”為越野車的通用名稱。且由於辭典、專業工具書等撰寫主體及撰寫角度不同，對同一事物的認知也存在差異，因此，審判機關對於專業工具書、辭典等證據，僅僅只是作為參考，還需要結合其他證據綜合進行判定。
根據《商標授權確權規定》第十條的規定發現，在判定“約定俗成的通用名稱”時，“全國範圍內相關公眾的通常認識”比“專業工具書、辭典等公開出版物”要重要，也是判定的核心標準。
所謂的“全國範圍內相關公眾的通常認知”是指相關市場的一般消費者及其他經營者（其他經營者不僅包括縱向的經銷商，也包括橫向的同業經營者）基於一般交易觀念、日常生活經驗等常規認知，便將註冊商標認知為商品/服務的通用名稱。在此種情形下，即可判定註冊商標為“約定俗成的通用名稱”。但在判定“約定俗成的通用名稱”時，以全國範圍內相關公眾認知為通用名稱為原則，以特定情形下區域性區域內相關公眾認知為通用名稱為例外。例外主要包括兩種情形：
一是由於歷史傳統、風土人情、地理環境等原因，相關市場較為固定的，只要在該相關市場內通用即可以認定為通用名稱，這主要是一些地方土特產。此種情形名為例外，實仍是以大多數相關公眾的通常認識為標準。
另一種是指僅在相關市場中的部分割槽域通用，但申請人明知或者應知其申請註冊的商標為部分割槽域內約定俗成的商品名稱的，人民法院可以將其視為《商標法》第十一條第一款第（一）項規定的情形，不予註冊。此規定主要考慮公平原則，防止申請人為謀取不正當利益將部分割槽域內通用的商品名稱申請註冊為商標，從而妨礙其他同業經營者正當使用的情形。此種例外情形主要是打擊惡意，維護公共秩序。
三、典型意義
當今是一個全球化的時代，經濟、科技和文化早已不再封閉、孤立的發展。伴隨著全球化程序，中國由製造大國轉變為製造強國。在全球化及中國崛起的背景下，中美之間的競爭更多的是對全球不同經濟形態、不同宗教、文化等層面整合能力的競爭，智慧財產權在其中起到了舉足輕重的作用。中國企業，尤其是技術密集型企業和網際網路企業，在這一程序中早已將商場的戰火蔓延到智慧財產權領域，智慧財產權領域的明槍暗箭是近些年市場競爭行為的具體表現。
需要指出的是:“雙十一”推出的時間節點為2009年全球金融危機之時，世界經濟蕭條，中國國內經濟也受到很大影響，大量中小型加工企業倒閉，國內經濟增長緩慢，在此種不利的經濟形勢下，阿里逆勢而為，推出“雙十一”促銷活動，刺激消費，帶動其他供應商的發展，並形成了新的經濟業態格局。根據阿里歷年公佈的“雙十一”資料，“雙十一”早已不僅僅是商標那麼簡單，它是讓阿里走向新階段的生命線。“雙十一”品牌在諸多不利因素下，通過阿里的堅持與發展，產生如此巨大的經濟效益和社會效益，更應當為同業和全社會尊重。