隨著中國企業科技創新和產業轉型升級,越來越多企業開始參與國際前沿技術領域的競爭,而一些國際巨頭和“專利流氓”也因此盯上了出海的中國企業。2018年9月,一家名為Dareltech的公司向美國紐約南區聯邦地方法院起訴小米侵犯其自拍杆產品專利。近日,紐約南區聯邦地方法院駁回了原告Dareltech的所有訴求,並裁定Dareltech向小米進行賠償。
小米遭Dareltech公司起訴
2018年8月底,Deraltech公司向小米集團發出律師函,聲稱小米集團在美國製造、使用、銷售、許諾銷售的藍芽自拍杆產品侵犯其4件美國專利,要求小米集團取得專利許可。
但由於涉案專利均為美國專利,且小米並未在美國生產、製造、銷售或許諾銷售涉案產品等行為。因此,2018年9月12日,小米集團回覆稱,不認為構成侵權,無須獲得專利許可。2018年9月25日,Deraltech公司正式起訴小米集團專利侵權。
據了解,Deraltech公司主張小米集團侵權的4項專利分別為:US9,055,144 B2、 US9,037,128 B2、 US9,503,627 B2和 US9,571,716 B2,均是2018年7月從發明人楊金榮和Ramzi Khalil Maalouf等處受讓獲得的。
也就是說,這家公司將一個月前剛剛受讓獲得的專利權作為籌碼,向小米集團尋求“專利許可合作”未果,便以專利侵權為由將其訴上法庭。有分析稱,Deraltech的這波操作,很像人們常說的“專利流氓”。
Deraltech在起訴書中,還對小米集團的“專利侵權”行為做了詳細舉證。其中列舉了美國專利局於2017年2月釋出的US 9571716 B2號專利的產品附圖與多款小米自拍杆產品的細節對比。
在多款小米自拍杆產品上,確實能看到與US 9571716 B2號專利中底部可伸縮的自拍杆、可伸縮的手機固定夾等相似的設計。
小米反擊:提出管轄異議2018年12月17日,小米諮詢律師McCrum正式發函通知Dareltech的律師,認為美國紐約南區聯邦法院對小米沒有管轄權,Dareltech應立即停止訴訟,如不停止訴訟,小米將尋求補償其在今後發生的所有訴訟費用。律師函中還附上了小米北美銷售負責人嚴慶偉的證詞,證明小米不在美國製造、使用、銷售或提供銷售被指控的自拍杆產品,小米在紐約沒有任何業務。Dareltech 需要證明兩點:其一,小米在紐約有銷售;其二,小米故意在紐約實施侵權
2018年12月22日,小米律師收到Dareltech律師發回的郵件,稱其參加了小米在2018年12月8日在紐約舉辦的“米粉節”線下活動,同時,Dareltech律師發來了經過剪輯的視訊,試圖證明謂“小米在美國紐約實施了專利侵權行為,小米在美國紐約有營業場所”。
原來,Dareltech律師及其僱傭的私人偵探假扮成米粉,與米粉節在場的小米工作人員、第三方工作人員聊天,並在工作人員不知情的情況下,偷偷地錄製了視訊。事實上,對於Dareltech律師這種通過偷拍取證的行為,已嚴重違反了紐約州的律師職業準則,而獲得的證據更是不足為信
針對Dareltech律師的非法偷拍偷錄行為,小米在2019年2月5日提交了取消Dareltech律師的代理資格並排除非法證據的動議。動議中稱,Dareltech律師涉嫌違反至少4項紐約律師執業準則,法庭應不予考慮其提供的證據。
法院在2019年4月11日宣佈Dareltech律師違反3項紐約道德執業準則,並且,Dareltech非法收集的證據也不予採信。
在證據作廢的基礎上,小米再次主張小米在美國沒有銷售行為,小米的兩個美國子公司沒有從事銷售自拍杆的業務,並且在紐約也沒有辦公場所,因此法院應該駁回起訴。
2019年7月22日,法院的判決支援了小米的全部理由,認為法院對本案沒有管轄權,駁回Dareltech的起訴。
Dareltech發起合法性不足的訴訟,且不擇手段獲取證據維持訴訟的行為,給小米帶來了經濟上的損失。為此小米予以還擊,向法院提出動議,要求Dareltech賠償小米由此產生的律師費和其他合理費用。
近日,法院宣佈Dareltech賠償小米因訴訟產生的費用。截止發稿之日,Dareltech沒有對該判決進行上訴。
自此,小米反擊專利流氓Dareltech大獲全勝。
進軍海外,知產保護應滴水不漏近年來,隨著中國經濟和科技的發展,越來越多的中國企業開始跨出國門、走向世界。在這個過程中,難免遇到各類智慧財產權侵權案件,比如上文提到的Dareltech公司曾在美國起訴大疆公司專利侵權,另外還有美國企業Uniloc曾將微信告上了美國德克薩斯州東部聯邦地區法院,認為微信的語音群聊、視訊群聊功能,侵犯了其持有的與電話會議系統相關的兩項專利等等。
從以上案例可以看出,國內企業在海外發展過程中,智慧財產權是極其重要的一環。那麼,企業該如何應對呢?
巨集邦建議:企業進軍海外,必須強化對品牌和技術的保護,應提早加強海外智慧財產權佈局。科技企業尤其要注重提高專利品質、完善專利佈局,只有建立起自己的核心技術壁壘,智慧財產權才不再是橫在中國產品牌出海路上的大山,而是在“勁敵環伺”中突圍的有力武器。